知识产权归属和处理方式(委托开发知识产权归属)深度揭秘

2023-09-24Aix XinLe

企业尤其科技型企业对于技术开发的成果保护，除了商业考虑因素之外，亦建议从知识产权合规的角度出发，合理及科学布局，对自行开发、合作或委托开发等形成的技术成果、技术秘密给予及时和妥善的保护，提高企业的核心竞争力，以适应产业智能革命的大时代。

新冠疫情的出现，对经济、文化、教育、生活等方面造成的深刻影响促使社会加速进入智能产业革命时代，为了应对这个产业不断变换升级的大环境，受制于效能控制、开发成本等因素的科技型企业，越来越倾向于将不属于自己核心竞争力的业务通过合作或委托开发的方式交给第三方进行，从而达到降低成本、提高效率、优化企业核心竞争力等目的。

合作或委托开发项目的最终依规在于开发过程中及最后形成的知识产权成果，而该等成果的归属及使用问题也成为最容易引致争议的关键点一委托或合作开发合同涉及的知识产权成果归属与使用的相关规定实践中，合作或委托开发合同涉及的知识产权成果主要是技术成果及技术秘密，技术成果多是以专利的方式予以保护，技术秘密则通过商业秘密的方式保护。

目前关于技术成果、技术秘密归属及使用问题的相关规定，主要在《民法典》《专利法》等法律中体现，如《民法典》合同编之技术合同部分，已对职务技术成果、委托开发合同技术成果、合作开发合同技术成果的归属及技术秘密成果的归属和使用方式做了明确规定，例如，第八百五十九条第一款规定“委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。

研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件有限受让的权利”，第八百六十条规定“合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有，当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。

但是，当事人另有约定的除外”，《专利法》第八条规定“第八条两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人”。

结合《民法典》及《专利法》等内容，笔者将合作或委托开发合同中产生之知识产权成果的归属及使用的相关规定进行初步梳理如下：① 当事人约定优先原则，各方当事人针对技术成果、技术秘密的归属及使用等问题进行约定的，则按照约定内容执行。

② 当事人未有约定的情况下，根据相关法律规定，按如下默认规则确定：

二委托或合作开发合同约定不明可能导致的各类争议从上述内容可知，《民法典》及《专利法》对于合作/委托开发所涉技术成果归属，仍是以当事人约定优先为原则，更注重平衡双方当事人的权益在双方没有约定的情况下，才根据法律规定进行确定，而法律规定所确定的默认原则，往往难以明确划分各方当事人的各种权利，对于委托人或者发起合作一方而言，不利于其商业目的及知识产权目标的实现。

实践中，各方当事人在合作中常因技术成果归属及使用问题约定不明而出现各类争议，大致类型如下：1技术成果的归属导致的争议（如单独一方所有或各方共有）；2技术成果保护方式导致的争议（如选择申请专利或以技术秘密进行保护）；

3技术成果的实施导致的争议（如一方拥有独立权属情况下另一方的实施权利）；4技术成果的许可导致的争议（如普通许可、排他许可、独占许可等方式以及收益的分配）；5技术成果的转让导致的争议（如全部转让或部分转让，其他方是否追认等）等。

另外，因法律并不禁止在他人在借鉴、吸收已有技术成果、技术秘密的基础上进行技术的改良、改进，如改良、改进后形成的新技术具备专利法规定的新颖性、创造性、实用性标准，则新技术本身亦可申请及被授予专利权，而新技术的形成有赖于原技术，在实施新技术时因使用原技术而构成侵权等问题，也是实践中日渐迸发的主要争议之一。

在各方当事人无事先约定及后续无法协商达成一致的情况下，拥有原技术方案的一方可能通过法律程序要求确认所涉知识产权的权属，同时通过侵权诉讼等方式，向改进一方主张侵权损害赔偿等因此，在现有法律框架下，如各方当事人在委托或合作开发合同中仅是简单约定共有或依法依规确定的，各方就开发前、开发中、开发后等阶段所涉及知识产权的相关权利义务界限实质是处以模糊不明状态，不利于各方当事人后续项目研发、商业合作等工作的顺利开展。

三相关建议为避免因约定不明导致争议不断，通过合同条款将各方的权利义务进行明确梳理及约定方为上策，因此，针对委托或合作开发合同中各方当事人就所涉知识产权成果的归属及使用问题的约定，笔者现提出以下建议或思路，以供各方当事人参考：

1委托或发起合作一方在合作或委托开发中尽量避免采用对知识产权共有或简单约定根据法律规定确定等方式在符合法律规定及商业需求的情况下，可积极主张独立拥有开发过程中形成的技术成果、技术秘密，对于受托方或其他合作方而言，可考虑以不可撤销的方式，许可其在特定时间、地域、范围内以独占、排他或普通许可的方式使用技术成果、技术秘密。

2在合作开发项目中，如各方当事人势均力敌，均主张对开发的技术成果、技术秘密享有独立权利的，经过协商确定共有方式的，则建议对技术成果、技术秘密的保护方式（商业秘密或申请专利，如以申请专利方式进行保护情形下的申请决策机制和方式等）、实施与许可的权利与限制、转让的权利与限制、维权的权利与限制、收益及损害赔偿归属等问题作出明确约定，确保在产生争议时，有据可依。

3对于后续改进及改良的技术成果，建议双方针对委托或合作开发形成的技术成果、技术秘密后续如予以改进的条件、限制、使用、归属及收益等问题进行明确约定，如以有偿共享、有偿使用、互惠性转让等方式对改进的知识产权的归属与使用进行安排。

对于强势一方，则应避免出现“一刀切”的方式，对改进知识产权进行不当限制，如要求改进方不得自行改进、无偿转让或独占性回授等等，此类不当要求可能构成妨碍技术进步、非法垄断技术的情形，将直接影响相应合同条款效力。

综上所述，企业尤其科技型企业对于技术开发的成果保护，除了商业考虑因素之外，亦建议从知识产权合规的角度出发，合理及科学布局，对自行开发、合作或委托开发等形成的技术成果、技术秘密给予及时和妥善的保护，提高企业的核心竞争力，以适应产业智能革命的大时代。

作者：谭国戬、陈丽娜作者简介

谭国戬广州市政协委员广州市法治督察专员民盟广州市委法制委副主任中国广州仲裁委员会仲裁员中国海事仲裁委员会调解员广州市全面优化营商环境咨询委员会委员广东南方软实力研究院副院长广东卓信律师事务所高级顾问兼法学研究部负责人

1997年毕业于华南师范大学政法系，并先后在南京陆军指挥学院、中央社会主义学院学习深造，具有深交所上市公司独立董事及并购交易师、知识产权管理师资格。

陈丽娜广东卓信律师事务所城市更新法律事务部秘书长2012年毕业于广东外语外贸大学英语专业，后在西南政法大学深造，获研究生硕士学位持专业英语八级证书，可以开展同声传译主要从事企事业单位常年与专项法律顾问、知识产权非诉与诉讼、金融投资并购与重组、民商事诉讼与仲裁、行政复议与诉讼、劳动仲裁与诉讼等。

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卓信•永和法律团队于2008年3月正式成立，以深厚的人力资源与丰富的法律服务经验为依托，有效衔接卓信律师事务所、广东南方软实力研究院与广东省质量发展促进会，共建“金雁法学堂”品牌，团队总部位于珠江新城的珠江城大厦，工作团队扎根广州开发区，自团队成立以来，持之以恒为中国（广州）国际金融交易·博览会、中国华西企业股份有限公司、广州城通基础设施投资有限公司、中国人民解放军第4801工厂黄埔军械修理厂、广州市12345政府服务热线、中共广州市委党史文献研究室（市地方志馆）、广州市玉岩中学、广州经济技术开发区永和开发区村居法律顾问及旧村改造项目、British School of Guangzhou、Guangzhou Linjun Co., Ltd、Panasonic Industrial Devices Materials (Guangzhou) Co., Ltd、Guangzhou TS Automotive Interior Systems Co., Ltd、Takasago International(guangzhou)CO., Ltd、Ahresty Corporation等代表的各类政企提供优质、高效的法律服务。